案号：
（2013）沪二中民五（知）初字第106号
（2013）沪高民三（知）终字第129号
【裁判要旨】
对《中华人民共和国专利法》（下称专利法）第六条第三款规定的理解应为：允许对利用物质技术条件所完成的发明创造，包括主要利用物质技术条件所完成职务发明的归属进行约定，即可以约定归单位所有、发明人所有或者二者共有，但对于执行本单位任务所完成职务发明的权利应属于单位所有，并不适用单位与发明人之间的约定。
【案情介绍】
被告钱鸣于2000年至2011年6月在原告昂丰公司处工作，从事技术研发等工作。2005年，双方签订《专利使用协议》，第一条约定，被告在原告任职期间，结合原告产品需要而研发的专利，由原告申请经审查批准后，适用本协议。其他专利为被告的非职务专利。第二条约定，双方同意液压抓斗、无轨设备等上述产品研制中形成的专利，为双方的共同专利。
原告于2008年开始生物质发电领域物料运输技术的研发工作，于2008年11月向国家知识产权局申请固体泵送专利并获得授权，被告为发明人之一。嗣后，由于固体泵送专利测试过程中存在技术问题，原告要求被告予以完善。2011年2月11日，被告向国家知识产权局申请名称为“秸秆压缩泵送装置”的涉案专利，发明人及专利权人均为被告。双方均确认涉案专利是对固体泵送专利的改进和完善。
原告昂丰公司诉称，涉案专利是被告执行原告任务完成的职务发明，被告却以个人名义申请并获得发明专利授权。被告的行为严重侵害了原告的合法权益，故请求法院判令涉案专利权归原告所有。
被告钱鸣辩称，根据双方签订的《专利使用协议》涉案专利为非职务发明专利；且涉案专利是被告自行研发，既没有利用原告的物质技术条件，也不是被告的本职工作，也未接受原告委派的任务。因此，涉案专利应属于非职务发明，请求法院驳回原告的诉讼请求。
上海市第二中级人民法院经审理认为，原告属于专利法意义上被告的“本单位”。涉案专利与固体泵送专利涉及的技术领域和解决的技术问题均相同，客观上仍属于原告确立的生物质发电领域物料运输技术的研发任务，是被告为执行本单位的任务所完成的职务发明创造，并不适用约定。故原告与被告签订的《专利使用协议》对涉案专利并不适用。因此，法院判决涉案专利权归原告所有。被告钱鸣不服上诉，二审法院判决维持一审判决。
【法官评析】
本案争议焦点在于涉案发明是否为执行本单位任务所完成发明创造及其权属能否根据合同进行约定。
一、涉案专利是执行本单位任务所完成的职务发明
首先，原告昂丰公司属于专利法意义上的被告钱鸣的“本单位”。专利法中的本单位并不要求发明人与单位之间必须存在劳动关系，只要发明人事实上受到单位的支配和管理，在所在单位工作，存在事实或临时工作关系，即使是临时借调、兼职，相关用人主体也符合专利法意义上的本单位。本案中，被告自2000年起至2011年6月一直在原告处工作，领取原告的工资，接受原告的工作安排和工作任务，即使没有签订劳动合同，但存在事实上的工作关系，原告属于专利法意义上被告的“本单位”。
其次，涉案专利是执行被告的任务所完成的发明创造。执行本单位任务，并非要求发明人的工作职责或者单位交付的任务必须是技术研发。只要发明创作与本职工作或者单位交付的任务有关，就应认定为职务发明。本案中，被告钱鸣的本职工作就是从事技术研发，也多次为原告研发并申请获得专利。在涉案专利之前，被告作为发明人之一，亦参与了与涉案专利相关的固体泵送专利的研发，涉案专利正是基于固体泵送专利的不足而进行的改进和完善。因此，应认定涉案专利为被告在本职工作中作出的发明创造。这不以被告是否接受原告的工作任务而改变。
二、职务发明专利权属能否适用约定的争论
在确定涉案专利为职务发明之后，涉案专利的权属尚无法马上确定归原告单位所有。专利法第六条的相关规定应该如何理解，实践中存在着不同的观点和争议。
有观点认为，职务发明的权利归属不能适用合同约定。否则，如果允许将“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的专利权归属交由单位和科技人员协商确定，那么只要专利法第六条第三款就够了，何必要在该条第一款中规定这种发明创造为职务发明创造？因此，第三款规定主要指可以对非职务发明的权属进行约定。
也有观点认为，专利法第六条第三款规定的是“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，应当包括主要利用和不是主要利用两种情况。因此，应当准许对主要利用单位物质技术条件的职务发明的专利权权属进行约定，也可以对非职务发明的权属进行约定，但不能对执行单位任务所完成职务发明进行约定。
还有观点认为，知识产权属于私权，在确立专利权归属时应当建立当事人意思自治优先的原则，允许发明人与单位对职务发明的权属进行约定。而且根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，单位与职工就职工在职期间或者离职后所完成技术成果的权益有约定的，人民法院应当依约定确认。因此，包括执行本单位的任务所完成的职务发明，可以适用约定。
三、职务发明权属制度设计的利益平衡
专利法的立法宗旨在于保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。作为专利法重要组成部分的职务发明专利权属制度应当服务于上述立法宗旨的实现，不仅需要考虑发明人与所在单位之间的利益平衡，还要考虑职务发明专利授权与社会公共利益的平衡。
职务发明专利权属的制度设计实质上是在发明人、单位及社会公众之间进行的资源分配，旨在让发明人、单位及社会公众各得其所应得，进而最大限度地实现资源分配的正义。因此，职务发明制度应当让单位及发明人就发明创造进行的物质及知识投入有所回报，并对权利的归属形成稳定的预期；同时，也要考虑社会公众的利益，职务发明制度应当让他们不断获得更多更好的专利技术，不断增加专利法通过“以公开换垄断”所带来的科学技术进步和经济社会发展福祉。这就要求上述资源分配不仅要考虑公正的价值诉求，也要考虑效率的价值诉求，实现效率与公正的耦合。既要确保职务发明权属制度是正当的，又要为后续的发明创造提供足够的激励。当然，在不同的职务发明情形下，效率与公正并非完全等量齐观，而应是有所侧重。
四、执行本单位任务所完成的发明创造不适用约定
执行本单位任务所完成的发明创造之所以不适用约定，其制度设计的理念在于效率与公正平衡下的效率优先，追求的是一种有效率的公正。首先，从最大限度的激励发明创造的角度看，虽然任何发明创造都离不开人的创造性劳动，但在现代化大生产的条件下，相当多的发明都离不开大量资金、设备等物质技术的投入和保障，需要大量、长期的实验和测试，单凭发明人个人的力量根本无法将其创新的思想转化为符合专利法要求的技术方案。第二，从推动发明创造转化应用的角度看，执行本单位任务完成的发明创造都与企业的经营业务及专利战略布局息息相关，是企业有目的、有计划进行创新的成果，对于提高企业的市场竞争能力具有重要的价值。因此，相较于发明人，企业更有动力、也更有能力最大限度地促进和推动专利的转化实施。第三，不允许对执行单位任务完成的发明创造进行权属约定，并不会对发明人造成不公，因为职务发明奖励、报酬制度确保了单位与发明人之间的天平保持平衡。只要认真贯彻执行职务发明奖励和报酬制度，即使职务发明归单位所有，发明人的智力创造投入仍然可以得到应有的回报，其进行发明创造的积极性并不会受到影响或减损。（凌宗亮 作者单位：上海第二中级人民法院）设为首页| 广告服务 | 加入收藏| 关于我们
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